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IL MARCHIO DI FATTO

A cura della dott.ssa Laura Zanatta dello studio Parolin Legal.

Nel nostro ordinamento giuridico non esiste un obbligo di registrazione del marchio: l'imprenditore può non registrare il proprio segno distintivo dando così origine al marchio di fatto.

Il diritto a utilizzare un marchio, infatti, non è legato alla sua registrazione, ma sorge con il semplice uso di fatto da parte dell’imprenditore.
Sebbene sia sempre consigliabile effettuarne la registrazione, è possibile comunque utilizzare un marchio mai registrato, oppure registrarlo in un momento successivo rispetto all’inizio dell’attività commerciale (ad esempio, dopo aver testato il successo di un prodotto o quando l’impresa è avviata ed è possibile sostenere le spese di registrazione).

L’uso giuridicamente rilevante del marchio è quello che coinvolge un quantitativo di prodotti che assume una certa consistenza, da valutare in relazione alle dimensioni del mercato di quel prodotto.

L’uso non può essere occasionale, a titolo di campionatura o di sondaggio del mercato.
Il rischio legato all’uso – anche temporaneo – del marchio di fatto è che, nel frattempo, un terzo potrebbe registrare un marchio uguale o simile. In tal caso è possibile ricorrere al giudice, chiedendo che venga dichiarata la nullità del marchio depositato successivamente, ma a certe condizioni di cui parleremo in seguito.

Il valore del marchio di fatto è strettamente legato alla sua notorietà presso il consumatore e all'ambito territoriale in cui lo stesso è conosciuto.

L’imprenditore che usa un marchio di fatto a livello locale (per esempio in una sola regione) non può opporsi alla registrazione di un marchio uguale o simile al proprio sul territorio nazionale perché, dato che viene usato solo a livello locale, non fa venire meno il carattere della novità del marchio che si va a registrare. Egli potrà quindi continuare a usare il proprio marchio di fatto in ambito locale, ma perderà la possibilità di depositarlo.

Nella realtà attuale, il fenomeno pubblicitario e la crescente mobilità dei consumatori restringono notevolmente i casi di notorietà puramente locale, perché consentono a un prodotto contraddistinto da un certo marchio, se pur prevalentemente (o anche esclusivamente) commercializzato in una determinata realtà locale, di essere noto anche al di fuori di essa.

La notorietà locale pare quindi doversi individuare nei casi in cui il marchio contraddistingua beni o servizi che, per loro natura, difficilmente possono essere conosciuti al di fuori di un certo ambito locale (si pensi a un piccolo negozio di sartoria o a un servizio di guida per turisti di una certa località). In ogni caso, quando i prodotti vengono pubblicizzati e venduti in un ambito regionale è ragionevole presumere che quel marchio sia conosciuto – in misura maggiore o minore – anche al di fuori dell’ambito di concreta operatività dell’impresa che lo utilizza. In tal caso ai titolari di un marchio registrato è preclusa l’azione di contraffazione contro il titolare del marchio di fatto ai sensi degli art. 2571 c.c. e 12, co. 1, lett. a, c.p.i.

Il marchio di fatto potrà continuare a esistere ma solo per i prodotti e il territorio di riferimento, senza la possibilità di sviluppi futuri in altri ambiti.

Se invece il marchio di fatto ha assunto una notorietà a livello nazionale, il titolare può chiedere la nullità del marchio identico o simile successivamente registrato da terzi per prodotti e/o servizi identici e/o affini, per mancanza di novità.

La tutela del marchio di fatto va rinvenuta nelle norme sulla concorrenza sleale confusoria, di cui all’art. 2598, n. 1, c.c., ragion per cui la possibilità di far valere i diritti acquisiti su un marchio non registrato sussiste nella misura in cui vi sia una possibilità di confusione tra il pubblico. Per valutare l’esistenza di un simile rischio, non può essere trascurato il modo in cui i segni distintivi sono usati e percepiti dal pubblico di riferimento: se i consumatori, infatti, nonostante l’identità del segno, sono in grado di individuare correttamente la provenienza dei prodotti (recanti lo stesso segno) da due imprenditori diversi, deve escludersi anche quel rischio di confusione che le norme sulla concorrenza sleale vogliono scongiurare.
L’azione giudiziaria deve essere iniziata entro 5 anni dalla scoperta della registrazione illegittima.
Decorso questo termine, il marchio registrato successivamente diviene valido; infatti, in base all’art. 28 del c.p.i., se il titolare di un marchio di fatto noto a livello non puramente locale (quindi a livello nazionale o su gran parte di esso), essendo a conoscenza dell’esistenza di un successivo marchio registrato, ne tollera l’uso per un periodo di 5 anni, non ne può domandare la nullità, né si può opporre all’uso del marchio registrato per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato. Dunque il successivo marchio registrato viene convalidato solo in relazione ai prodotti o servizi per i quali è stato usato e non anche in relazione a quelli affini.

Come si può facilmente capire, la tutela del marchio di fatto è minore rispetto a quella del marchio registrato, in quanto con la registrazione il titolare del marchio assume una esclusività piena di uso del marchio stesso, mentre il riconoscimento dei diritti in capo al titolare del marchio di fatto è meno agevole perché necessitano di elementi probatori di non sempre facile acquisizione.

La registrazione di un marchio costituisce un limite per i terzi, i quali non possono registrare un segno già oggetto di registrazione, la mancata registrazione, invece, lascia sussistere in capo al suo titolare il rischio di dover tollerare che altro imprenditore registri ed utilizzi lo stesso marchio.

Per questi motivi, la registrazione del marchio, anche già in uso da tempo, rimane sempre la soluzione migliore da adottare.

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