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LA CAPACITA' DISTINTIVA DEL MARCHIO

LA CAPACITA' DISTINTIVA DEL MARCHIO

Confartigianato AsoloMontebelluna offre la consulenza in ambito di contrattualistica internazionale e tutela proprietà industriale (marchi/brevetti), un’iniziativa per rispondere alle esigenze in tema export e internazionalizzazione, una soluzione e opportunità valutata sempre più dalle realtà imprenditoriali anche di piccola dimensione.

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Informazioni
Ufficio promozione economica, Marta De Nardo T. 0423 527906 – m.denardo@am.confart.tv

 

La capacità distintiva del marchio

A cura della dott.ssa Laura Zanatta dello studio Parolin Legal

Il marchio è essenzialmente un segno distintivo e, come tale, deve consentire al pubblico di riconoscere con facilità i prodotti o i servizi provenienti da un certo imprenditore e di selezionare, così, tra i molti prodotti similari, quello ritenuto comparativamente migliore per qualità.
La funzione distintiva è ulteriormente confermata dal fatto che la tutela del marchio opera solo quando l’adozione del marchio o di un segno ad esso simile da parte di un terzo, per prodotti o servizi affini, possa provocare un rischio di confusione per il pubblico. Questa sarà tanto più probabile quanto più vicini tra loro saranno i prodotti o servizi contrassegnati.

La capacità distintiva svolge due funzioni parallele e analogamente importanti:
 -da un lato, infatti, è posta a presidio della funzione principale del marchio (senza di essa non si potrebbe neppure parlare di segno distintivo);
- dall’altro è vista come limite alla possibilità da parte degli attori del mercato, di appropriarsi di segni generici, così escludendo i concorrenti dalla possibilità di poterli utilizzare.

Il codice di proprietà industriale, all’art.13, stabilisce che non possono essere registrati come marchi “i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono”, proseguendo poi con una esemplificazione di casi quali “i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la quantità, la qualità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Di cruciale importanza è l’avverbio “esclusivamente” utilizzato dal legislatore. Esso vale infatti a vietare la registrazione dei segni che non siano altro se non nomi generici o indicazioni descrittive, mentre consente, seppur implicitamente, che un segno generico o descrittivo, facendo parte di un marchio composto anche da elementi distintivi, possa ottenere protezione. La protezione però potrà essere fatta valere su quelle caratteristiche distintive del segno che lo differenziano dai segni generici o descrittivi in esso inclusi. Un marchio quindi potrà essere composto da elementi descrittivi, che rimandino cioè a quelle indicazioni che la legge ritiene non registrabili, ma per essere valido dovrà differenziarsene in modo più o meno evidente.
Ad esempio, il semplice marchio “mela” per contraddistinguere delle mele sarebbe certamente nullo per assenza di carattere distintivo (indica infatti la specie alla quale il bene su cui è apposto appartiene), mentre potrà essere considerato valido il marchio “Melinda”, sempre in abbinamento alle mele, il quale, pur rimandando al prodotto su cui viene apposto, lo distingue dagli altri della stessa specie.

Analizzando i tipi di espressioni o parole che non possono essere registrate come marchio, scopriamo:
•Le denominazioni generiche del prodotto o servizio, cioè i nomi comuni di prodotti, quelli che identificano la categoria di prodotti o servizi. Ad esempio, il nome “pane” non può fungere da marchio per il prodotto pane.
•Le indicazioni descrittive del prodotto (o del servizio) o delle sue qualità, cioè quelle espressioni che richiamano le caratteristiche e le prestazioni del prodotto o del servizio (per esempio, l’espressione “brillo” per contrassegnare prodotti lucidanti). In questo contesto si inserisce l’indicazione sulla provenienza geografica del prodotto che, tranne nel caso in cui venga adottata in termini di pura fantasia, ha significato descrittivo della qualità del prodotto (specie se agricolo).
Il requisito dell’originalità, quindi, è rispettato quando si utilizzano o segni dotati di un significato che nulla ha a che fare col prodotto da contraddistinguere, o segni addirittura privi di per sé di valore semantico (nomi di fantasia). In questo caso si parla di marchio “forte”, cioè del marchio che non rivela nulla del tipo di prodotto che contraddistingue.


Secondary meaning

Sempre l’art. 13 c.p.i. specifica che quando un segno, originariamente privo di capacità distintiva, l’abbia acquisita in un secondo momento grazie all’uso, questo stesso segno può essere oggetto di valida registrazione come marchio. Inoltre, non può essere dichiarato o considerato nullo un marchio per assenza di capacità distintiva quando, prima che sia stata proposta la domanda in giudizio o sollevata l’eccezione corrispondente, tale marchio abbia acquisito carattere distintivo grazie all’uso che ne sia stato fatto.

Siamo dunque in presenza di una forma di “riabilitazione” di un vizio originario del segno o della registrazione che stabilisce espressamente la possibilità che un marchio nullo venga riabilitato grazie all’uso. Condizione necessaria per poter applicare la norma è il riscontro della distintività del segno in un momento anteriore alla presentazione della domanda in giudizio o della richiesta di nullità dello stesso.

Gli esempi sono diversi. Pensiamo a “Il Giornale”, “RiminiFiera”, “Divani&Divani”. Questi esempi spiegano il fenomeno di riabilitazione di un segno, all’origine generico, che però tramite l’uso che ne è stato fatto nel tempo, ha acquisito un significato ulteriore (un “secondary meaning”) che, pur mantenendo il significato “ordinario”, ha consentito a tali marchi di individuare, all’interno della categoria nella quale vengono utilizzate, e a seconda del contesto nel quale sono inserite, dei prodotti e delle attività specifiche.


Volgarizzazione

La capacità distintiva è però una prerogativa che il marchio può anche perdere nel tempo. L’art. 13 prevede infatti che “il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva”.
Per decadenza si intende l’estinzione dei diritti esclusivi esistenti su un marchio validamente registrato, a causa della mancanza dei requisiti di validità dello stesso o per il sopravvenire di situazioni che impediscono il permanere della validità della registrazione.
Il marchio quindi è in origine valido e la sua registrazione è efficace. Nel corso del tempo però può verificarsi un evento che determina la perdita di uno dei requisiti di validità del marchio e cioè della sua capacità distintiva.
Questo evento è noto come “volgarizzazione del marchio” e consiste nell’acquisto da parte del marchio di una tale notorietà e diffusione dall’essere divenuto e dall’essere percepito dal pubblico addirittura quale denominazione del genere dei prodotti o dei servizi al quale appartiene lo specifico prodotto o servizio contraddistinto in origine dal marchio stesso.
Quindi il marchio non viene più associato al prodotto di una determinata impresa ma a ogni prodotto che abbia le medesime caratteristiche merceologiche o la stessa funzione, commercializzati da imprese tra loro in concorrenza. Pensiamo ai marchi “Cellophane”, “Bretelle”, “Scottex”, “Moka”…
Guardandola da un’altra angolazione, la volgarizzazione interviene quando il marchio ha troppo successo, tale per cui i consumatori di riferimento sono portati a chiamare con quello specifico marchio tutti i prodotti di quella categoria. La capacità di un imprenditore accorto sarà quella di prevedere per tempo l’orientamento del pubblico e contrastare ogni volgarizzazione del proprio marchio.
Il costante monitoraggio di gradimento del marchio all’interno del mercato di riferimento e opportune politiche comunicazionali possono contrastare il fenomeno della volgarizzazione del marchio e l’imprenditore eviterà il rischio di perdere ogni investimento fatto per rendere forte e valido il proprio marchio.

Un caso famoso è quello della Nutella, inserita addirittura all’interno del dizionario Devoto-Oli come sinonimo di “crema spalmabile”. Quando venne messa in commercio questa crema, dotata di potenza e forza innovativa, non aveva eguali e non c'era un prodotto simile sul mercato. Questo, insieme all'incredibile successo del prodotto, campagne pubblicitarie e diffusione del marchio, ha acquistato notorietà. La Ferrero, casa produttrice della Nutella, ha preteso l’aggiunta del simbolo ® sul dizionario e lo stesso ha fatto la 3M con i propri marchi “scotch” e “post-it”, con l'obiettivo di impedirne la volgarizzazione.