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LA TUTELA DEL MARCHIO

A cura della dott.ssa Laura Zanatta dello studio Parolin Legal.

Dopo aver analizzato i vantaggi derivanti dalla registrazione del marchio, in questo articolo ci vogliamo soffermare sulla tutela del marchio dopo la registrazione.
Ossia su come vada protetto il marchio, dopo essere stata concesso.

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Quali sono i diritti in capo al titolare del marchio registrato?
Il titolare di un marchio registrato può impedire ad altri di usare lo stesso marchio – o un marchio simile – per distinguere prodotti o servizi identici o affini, quando ciò comporta un rischio di confusione per il pubblico, che si sostanzia nel fatto che il consumatore potrebbe ritenere che il prodotto su cui è presente il marchio simile derivi dalla stessa azienda del marchio tutelato.

Il divieto di uso del marchio si estende anche al caso in cui possa crearsi un rischio di associazione nella mente del pubblico. Ciò significa che, se i consumatori sono portati a ritenere che vi sia un collegamento fra l’utilizzatore non autorizzato di un marchio e il suo titolare, allora l’uso è illecito.

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La legge definisce gli usi vietati ai terzi in termini ampi: può essere contraffattore anche il commerciante che immetta sul mercato il bene contrassegnato anche quando non sia lui che abbia apposto il segno. Sono considerati come fattispecie vietate anche atti semplicemente preparatori (l’offerta della merce o del servizio; lo stoccaggio o l’immagazzinamento); ma anche gli atti preparatori all’imballaggio, come la detenzione di etichette e di recipienti (ad es. lattine) recanti il marchio. Proibito è altresì l’uso del marchio nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

E se un prodotto marchiato viene offerto tramite le reti telematiche (internet)?

Queste hanno per loro natura carattere universale, essendo accessibili da ogni parte del globo; la protezione del marchio ha invece natura territoriale e quindi è limitata ai confini italiani o esteri, a seconda dei casi. Quindi, non sempre è facile determinare quando un comportamento realizzato in rete possa essere riferito al territorio cui si riferisce la protezione del marchio. In particolare, non sempre è sicuro che l’impiego di un marchio su un sito della rete internet costituisca un’offerta di vendita o pubblicità nel territorio in cui il marchio goda della tutela.

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Esistono fattispecie di uso del marchio altrui in modo legittimo?

Cioè, ci sono casi in cui sia possibile per una ditta richiamare il marchio (protetto) di un’altra ditta? Sì, vediamo quali.

Uso del proprio nome anagrafico o del proprio indirizzo coincidente con un marchio registrato anteriore. Questa prima ipotesi sancisce che il diritto conferito dal marchio registrato non permette al titolare di impedire a una persona fisica l’uso del suo nome o indirizzo nell’ambito di un’attività economica.

Una volta che un segno costituito da un certo nome anagrafico sia stato validamente registrato come marchio, neppure la persona che legittimamente porti quel nome può più adottarlo come marchio (in settori merceologici confliggenti). Ad esempio: se viene registrato il marchio MARIO ROSSI per identificare un ristorante, un signore di nome MARIO ROSSI non potrà adottare il suo nome come marchio per un albergo, potrà usarlo (non registrarlo) con l’accortezza di evitare comunque il rischio di confusione in capo ai consumatori.

Come pure è legittima la prassi di alcuni stilisti di indicare il proprio nome sul prodotto (accompagnato dalla dizione: disegno di…, designed by… o anche solo by…), semprechè questo rechi in bella evidenza anche il marchio del fabbricante. Certo però non dà diritto ad un omonimo di usare il proprio patronimico in funzione distintiva, ricalcando le orme di un predecessore più accreditato.

Per quanto riguarda l’indirizzo, il principio di libertà di uso del proprio indirizzo nell’attività economica (su carta intestata, biglietti da visita e anche sui beni stessi) trova la propria ragione nella considerazione che non si può richiedere a un operatore economico di affrontare sacrifici sproporzionati solo in rispetto a un marchio registrato anteriore. Ad esempio: il produttore di biscotti che per combinazione avesse la propria sede in un’ipotetica Via del Mulino Bianco non potrebbe essere costretto né a trasferirsi né a restare irreperibile. In ogni caso però il nostro produttore non potrebbe appositamente trasferirsi nell’ipotetica Via del Mulino Bianco per poi dare rilievo preminente al suo indirizzo sulle confezioni.

Uso di segni o indicazioni non distintivi o esclusivamente descrittivi. Il divieto riguarda l’adozione dei segni che siano privi di carattere distintivo o consistano “esclusivamente” in indicazioni descrittive riferibili al bene contrassegnato. Ad esempio, nel marchio “Olio Seta Bilba”, l’elemento distintivo del marchio consiste nella parola “Bilba” e questo elemento del marchio non può essere imitato. Mentre le prime due parole si riferiscono a una descrizione delle caratteristiche del prodotto e quindi possono essere riprese da un altro produttore per indicare un prodotto cosmetico, ad esempio “Olio Seta Drin”.

Uso del marchio altrui referenziale e per indicare la destinazione del proprio prodotto. Alcuni beni non svolgono una funzione autonoma ma servono solo come complementi di altri beni. La parte di ricambio di una vettura non possiede autonomo valore d’uso, salvo che essa venga impiegata per rimpiazzare la parte originale che si sia logorata o guastata. Se il produttore di questi tipi di prodotti complementari non potesse richiamare con precisione il bene complesso cui essi si riferiscono, non potrebbe essere presente sul mercato. Il fabbricante del bene principale conseguirebbe così una posizione monopolistica sugli accessori o sulle parti di ricambio di tale bene. Per questo motivo, ad esempio, una ditta di ricambi per automobili può apporre il suo marchio sulla confezione del prodotto “cerchione” e la dicitura “compatibile per auto Ford” usando con questa funzione il marchio di quella casa automobilistica. L’uso del marchio altrui è però consentito subordinatamente al rispetto delle condizioni di correttezza indicate nella norma, quindi la ditta di ricambi in questione deve fare in modo che il consumatore non venga confuso circa l’origine della parte di ricambio e gli sia ben chiaro che deriva dalla ditta Tal dei Tali e non dalla ditta Ford.

Dunque, si può dire che la legittimità dell'uso marchio altrui è subordinata a due condizioni: la prima è quella della corrispondenza dell'uso ad una semplice funzione descrittiva del marchio rispetto al servizio od al prodotto che viene offerto e non ad una funzione distintiva; la seconda è quella che l'utilizzo del marchio avvenga in ogni caso nel rispetto di quei profili di correttezza professionale che sono posti a salvaguardia del mercato, che non deve essere turbato da una confusione o, da un inganno verso il pubblico circa la natura e la provenienza del bene e del servizio offerto.

I comportamenti che risultano violativi di questi principi ed in particolare del principio dell'uso meramente descrittivo e non distintivo del marchio altrui sono certamente violativi dell'articolo 20 del codice della proprietà industriale ed al contempo costruiscono atto illecito per concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 20598 c.c.

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Usi atipici del marchio altrui
Di usi non distintivi (o atipici) del marchio altrui si può parlare in relazione a diverse situazioni tipo:
È il caso del fabbricante di un prodotto finito che impiega il marchio usato dal produttore di un bene intermedio (un componente, una materia prima) per indicare che questo è presente nel proprio bene.

Ad esempio le pentole della casa X possono essere pubblicizzate indicando che esse sono rivestite in “Teflon”.

Come pure il caso delle riproduzioni in scala ridotta di giocattoli che riproducono il segno distintivo dell’originale. Ad esempio le vetture tipo Ferrari della “Burago”.

Queste prime due fattispecie sono consentite in quanto riguardano un uso del marchio altrui “per identificare o fare riferimento” a beni del titolare del marchio.

Succede però anche che un segno distintivo altrui sia riprodotto in funzione ornamentale o decorativa su di un bene di tipo completamente diverso. Ad esempio le t-shirts recanti la scritta Coca Cola.

E può succedere che nella pubblicità di un prodotto, chiaramente indicato col proprio marchio, sia richiamato anche un marchio altrui. Avviene soprattutto per sfruttare il valore evocativo del segno richiamato. Ad esempio la Rolls Royce in primo piano davanti all’albergo X usata per accreditare il fascino esclusivo di quest’ultimo.

In questi ultimi casi si considera l’indebito vantaggio o il pregiudizio al carattere distintivo del marchio altrui, quindi si ricade nella contraffazione del marchio anche se il segno che richiama il marchio altrui è impiegato in funzione descrittiva, ornamentale o pubblicitaria.

In ogni caso, non si può parlare sempre e comunque di contraffazione del marchio in quanto si deve sempre fare riferimento al parametro fondamentale del rischio di confusione quanto all’origine del prodotto.

Come richiedere una consulenza in ambito di contrattualistica internazionale e tutela proprietà industriale.


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