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REGISTRARE UN MARCHIO ALL'ESTERO

A cura della dott.ssa Laura Zanatta dello studio Parolin Legal.

Oltre al deposito del marchio in Italia, presso l’UIBM, l’imprenditore può valutare la registrazione del proprio marchio a livello comunitario.

La procedura in questione permette di ottenere, mediante un’unica procedura di deposito, esame e concessione svolta dall’Ufficio della proprietà intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) di Alicante, in Spagna, un diritto di esclusiva sul marchio oggetto di registrazione in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea.

Al ricevimento della domanda, verificata la regolarità formale della stessa, l’EUIPO provvede ad assegnarle un numero e una data di deposito. Nei mesi successivi l’Ufficio compie un esame limitatamente agli impedimenti assoluti previsti dal regolamento sul marchio comunitario.

La domanda può essere respinta per motivi detti “assoluti”, che riguardano i requisiti di capacità distintiva e liceità.
Come per tutte le decisioni rese dagli esaminatori dell’EUIPO, è possibile presentare ricorso anche contro il rifiuto provvisorio della domanda di registrazione.
Laddove non sussistano impedimenti assoluti alla registrazione, la domanda è pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari a cura dell’EUIPO.

Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda nel Bollettino dei marchi, chiunque ritenga che il marchio oggetto della domanda di registrazione violi diritti anteriori a lui spettanti, ha facoltà di presentare domanda di opposizione.

La decisione del rifiuto, totale o parziale, della domanda di registrazione oggetto d’opposizione o il rifiuto dell’opposizione può essere contestata con ricorso presentato agli organi giudicanti di grado superiore dell’Ufficio (Commissioni dei ricorsi) e, successivamente, al Tribunale di I grado delle Comunità Europee fino alla corte di Giustizia Europea (quest’ultima può essere adita solo per ragioni di diritto).

In assenza di opposizioni nei termini di tre mesi successivi alla pubblicazione, la domanda di marchio comunitario procede alla registrazione e viene rilasciato il relativo certificato.

Una delle caratteristiche del marchio comunitario è l’unitarietà: se il marchio viene validamente contestato anche solamente in uno degli Stati membri, la domanda verrebbe rifiutata e si dovrebbe procedere a separate “conversioni nazionali” nei Paesi in cui il marchio verrebbe accettato senza problemi.

A fronte di questo problema, però, i benefici della registrazione comunitaria sono molteplici:
• L’ampiezza della copertura territoriale a fronte di investimenti economici complessivamente contenuti;
• La gestione di tutte le procedure avanti un unico interlocutore (EUIPO) con conseguenti semplificazioni burocratiche;
• L’assoggettamento a un’unica regolamentazione recepita uniformemente nei singoli Stati membri

La durata è di 10 anni rinnovabili.

MARCHIO INTERNAZIONALE

Grazie al sistema internazionale, è possibile proteggere un marchio con un unico impianto in numerosi Paesi selezionati a scelta e simultaneamente nel contesto di un’unica domanda di registrazione.

La domanda di registrazione internazionale basata su una domanda di marchio o su una registrazione italiana deve essere presentata all’ufficio WIPO di Ginevra tramite l’UIBM, mentre la domanda di registrazione internazionale basata su una domanda di registrazione o registrazione comunitaria deve essere presentata all’EUIPO di Alicante, il quale provvede a trasmettere la domanda di registrazione al WIPO di Ginevra.

Al ricevimento della domanda di registrazione, l’ufficio WIPO ne verifica la rispondenza agli aspetti formali e di classificazione dei prodotti e servizi rivendicati. Alle amministrazioni nazionali è concesso un periodo entro il quale esaminare la richiesta di registrazione ed eventualmente notificare rilievi in ordine a impedimenti assoluti o relativi a seguito di decisioni d’ufficio e/o rispetto alla novità, e a seguito di iniziative di terzi, attraverso procedure di opposizione, in forma di provvedimenti di rifiuto che assumono una delle seguenti caratteristiche:
• Rifiuti provvisori parziali, rivolti ad una parte soltanto dei prodotti o servizi rivendicati;
• Rifiuti provvisori totali, rivolti a tutti i prodotti o servizi rivendicati.
I provvedimenti di rifiuto indicano i motivi del rifiuto, i termini per la replica e stabiliscono l’eventuale obbligo di rappresentanza ai sensi del quale il titolare deve nominare, se intenzionato a replicare, un rappresentante abilitato a livello locale.

A differenza di quanto avviene per il marchio comunitario, ogni singola designazione gode di piena autonomia e ha efficacia equivalente a quella di una domanda nazionale. L’eventuale contestazione alla validità del marchio in uno o più dei Paesi designati non pregiudica l’ottenimento della protezione dello stesso marchio nei restanti Paesi designati.

La durata della registrazione internazionale è di dieci anni decorrenti dalla data della sua registrazione, rinnovabile per uguale periodo.

MARCHIO NAZIONALE ESTERO

In tutti i Paesi che non aderiscono ai sistemi di registrazione comunitario e internazionale è possibile richiedere la protezione di un marchio mediante presentazione di una domanda di registrazione in sede nazionale.

In questo caso ricorre generalmente l’obbligo della rappresentanza professionale. In ogni caso, essa sarebbe evidentemente consigliabile per ovvi motivi essenzialmente dettati dall’impossibilità o estrema difficoltà di interloquire diversamente con le amministrazioni, per limiti sostanziali, in ordine alla conoscenza delle normative e prassi locali e, ovviamente, linguistici.

L’iter di presentazione della domanda di registrazione estera si equivale, negli aspetti fondamentali, in tutti i Paesi. Al ricevimento della domanda di registrazione, l’Ufficio marchi locale verifica la sua rispondenza agli aspetti formali e al pagamento delle tasse previste e la sottopone ad esame, in ordine agli impedimenti assoluti (capacità distintiva e liceità) e relativi (novità).

Eventuali rilievi vengono notificati al rappresentante sotto forma di provvedimento di rifiuto, generalmente sempre provvisorio, assegnando un termine per la replica. Se il ricorso viene accolto, l’Ufficio revisiona il rifiuto e ammette la domanda alla registrazione, prevedendone la pubblicazione ai fini delle opposizioni dei terzi prima o dopo la concessione, secondo le giurisdizioni.

In assenza di opposizioni, la domanda viene concessa e al suo titolare vengono riconosciuti i diritti di esclusiva sul marchio registrato.

Come richiedere una consulenza in ambito di contrattualistica internazionale e tutela proprietà industriale

Leggi le informative precedenti:
Il Marchio
Il Marchio di fatto
Perché registrare un marchio
La tutela del marchio